Libro La Marca y El Nombre Comercial

Descarga Gratis - Libro La Marca y El Nombre Comercial

Que es una marca

¿Cómo protejo legalmente mis derechos de Propiedad Industrial?

 

¿Cómo protejo legalmente mis derechos de Propiedad Industrial?

El presente artículo tiene como finalidad enseñar de una manera sencilla y comprensible como se pueden proteger los derechos de la Propiedad industrial que fueron adquiridos por el registro de una marca.

 

En efecto, todo sistema legal incluido el régimen de la Propiedad Industrial, debe tener una legislación que ofrezca mecanismos judiciales idóneos para lograr la tutela del estado frente al uso que se haga de los derechos de propiedad industrial por parte de terceros no autorizados por el titular.

 

En Colombia se protegen los derechos de Propiedad Industria, con la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, por la vía judicial ante un juez de la república o administrativamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio y como delito de Usurpación de derechos de propiedad industrial, por la vía judicial ante la jurisdicción penal.

 

Al respecto ya en temas anteriores se ha abordado los alcances que tiene el registro de la marca. La Decisión 486 de 2.000 Acuerdo de Cartagena “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, en sus artículos 154 y 155, señala.

 

“Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

 

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

 

a)        aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

 

b)        suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

 

c)         fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

 

d)        usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

 

e)        usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

 

f)          f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”

 

Igualmente, la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina regula, en el título XV, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, estableciendo reglas claras sobre su aplicabilidad y sobre aspectos tales como las pretensiones que se pueden solicitar en dicho procedimiento de infracción, así como los criterios que deben observarse frente a la indemnización de perjuicios y, como elemento de gran relevancia, establece un amplio régimen de medidas cautelares que pueden practicarse en el contexto de los respectivos procedimientos.

 

“TITULO XV

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

CAPITULO I

De los Derechos del Titular

 

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

 

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

 

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

 

A nivel penal, la legislación colombiana protege la marca en el Código Penal, consagrando en su artículo 306, el delito de Usurpación de derechos de propiedad industrial.

 

“El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis puntos sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.”

 

Como se puede observar, en Colombia existe una protección legal de la propiedad industrial, a través de la Acción por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y con el delito de Usurpación de derechos de propiedad industrial.

  

LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

 

Cando se es titular de un derecho de propiedad industrial se logra obtener exclusividad sobre el signo distintivo registrado o sobre la creación, según sea el caso.

 

Pues bien, cuando esa exclusividad es ignorada y en consecuencia otras personas distintas al titular hacen uso de los derechos de propiedad industrial, sin contar con su autorización, se abre la posibilidad para que este se presente ante una autoridad judicial buscando detener los comportamientos infractores.

 

Se trata entonces de un mecanismo de protección que se pone en funcionamiento acudiendo ante un juez y sirve para mantener incólume la exclusividad que se ostente sobre cualquier derecho de propiedad industrial.

 

Recordemos que, cuando se es titular de un derecho de propiedad industrial se logra obtener exclusividad sobre el signo distintivo registrado o sobre la creación, según sea el caso.”

 

Finalidad de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial

 

Resulta apenas lógico que los derechos debidamente conferidos con arreglo a la ley gocen de la protección legal del Estado, para lo cual no es suficiente contar con la simple declaración o prueba de su titularidad siendo eminentemente necesario revestir dicha situación de herramientas eficaces que permitan ejercer una protección frente a eventuales infracciones o transgresiones al derecho. Dichos mecanismos aseguran la vigencia práctica del derecho y de ello depende que en mayor o menor medida se pueda gozar, integralmente, de las facultades que un derecho otorga.

 

Esta latente necesidad de dotar al titular de los derechos de propiedad industrial de las herramientas procesales suficientes para su protección tiene respuesta efectiva en la normatividad supranacional, Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial, en el que se consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial en el Capítulo XV "DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS". En dicho capítulo, se determinaron las finalidades de la acción, los requisitos para su ejercicio y los mecanismos que se integran para ejercer de forma efectiva los derechos de propiedad industrial.

 

Dicha acción busca evitar la perpetración o la continuación de los actos que configuran la infracción, evitar las consecuencias nocivas de dichos actos, servir como mecanismo preventivo frente a aquellas infracciones que no se han perfeccionado aún y que se encuentran en etapa de desarrollo o preparatoria y permitir la adecuada reparación de los perjuicios causados.

 

Los aspectos esenciales de la acción apuntan a generar un espacio judicial adecuado para el ejercicio de los derechos de propiedad industrial, de tal forma que se logre de manera efectiva combatir las infracciones, evitar futuras violaciones y reparar los perjuicios ocasionados, restableciendo la filosofía misma de los derechos cuya protección se pretende, la cual se edifica sobre las bases de unos derechos de exclusividad que le permiten a su titular ser el único legitimado para su uso y disposición.

 

Los derechos de propiedad industrial susceptibles de ser protegidos

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, "El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. (…)", la acción de la que estamos hablando puede ser ejercida por quien sea titular de un derecho de propiedad industrial, cualquiera que sea ese derecho, incluso si no es de aquellos que se obtienen mediante registro sino a través del primer uso en el comercio. En esa medida son susceptibles de protección las patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los diseños industriales, las marcas, los lemas comerciales, las marcas colectivas, las marcas de certificación, los nombres comerciales, las enseñas comerciales y las denominaciones de origen.

 

Comportamientos frente a los que puede ejercitarse esta acción judicial

 

A lo largo de la Decisión 486 de 2000 se pueden identificar los diferentes derechos que se confieren a los titulares a través de su derecho de propiedad industrial. Allí mismo pueden identificarse los comportamientos a los que pueden oponerse en relación con terceros.

 

Son diversas las posibilidades de comportamientos frente a las que puede ejercitarse la acción por infracción, ello va a depender del derecho cuya protección se reclama. Por ejemplo, en el caso de las patentes de producto, su titular puede oponerse a la fabricación, ofrecimiento en venta, venta y uso no autorizado. En el caso de las marcas el titular puede oponerse, entre otros, a la fabricación de etiquetas, envases, envolturas o embalajes que contengan su marca. También puede oponerse al uso de un signo distintivo similar o idéntico a su marca si con dicho uso puede ocasionarse un riesgo de confusión o asociación.

 

Este mismo ejercicio puede realizarse con cada uno de los derechos de propiedad industrial contenidos en la Decisión 486 de 2000, en relación con los cuales esta norma comunitaria contiene diversos listados sobre los comportamientos que se reprochan, sin embargo, para efectos de la exposición en este corto escrito, nos limitaremos a los antes mencionados.

 

Es importante tener en cuenta que la posibilidad que tienen los titulares de oponerse a comportamientos no autorizados no cuenta con carácter absoluto, como ocurre en general con los derechos reconocidos dentro del sistema jurídico colombiano. Es por ello que, en el caso de las patentes, el titular no puede impedir que los terceros hagan uso de ella, por ejemplo, cuando dicho uso tiene fines de enseñanza o de investigación. En el caso de las marcas, el titular no puede impedir a terceros, entre otros, usar la marca en publicidad comparativa u ofrecer en venta productos legítimamente marcados.

 

Las órdenes que pueden recaer sobre el infractor

 

En caso de ejercitarse la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y una vez se verifique que el tercero ha llevado a cabo alguna de las conductas que se consideran infractoras, se abre la posibilidad de que el juez profiera diversas órdenes, algunas de ellas encaminadas a que cesen los actos infractores y otras encaminadas a lograr una reparación integral.

 

Es así como el infractor puede verse obligado a abstenerse de continuar ejecutando el comportamiento que se le reprochó; a retirar los productos infractores que aún se encuentren circulando; a destruir los productos infractores; a cerrar su establecimiento de comercio, y, en fin, cualquier otra medida que pueda resultar útil para el cese de las conductas, todo dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.

 

Además de lo anterior, el titular del derecho de propiedad industrial infringido puede perseguir la reparación de los daños sufridos por cuenta de la infracción. Para ello existen algunas medidas de reparación de tipo no pecuniario y otras que ofrecen una reparación estrictamente pecuniaria.

 

En las primeras encontramos la posibilidad de solicitar al juez la publicación de la sentencia condenatoria, medida que resulta apta para mitigar los efectos de la confusión que se haya generado entre los consumidores ante la presencia, por ejemplo, de una marca similar a la registrada.

 

En las segundas, es decir dentro de las medidas de reparación pecuniarias, encontramos la posibilidad de solicitar una indemnización bajo diversas modalidades de perjuicios que aparecen enlistados en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 de la siguiente forma:

 

El daño emergente: Que consiste, de acuerdo con el artículo 1614 del Código Civil, en el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento. Esto podría representarse, por ejemplo, en los gastos publicitarios en que incurrió el titular del derecho de propiedad industrial para disminuir la confusión generada por el infractor.

 

El lucro cesante: Que en los términos del artículo 1614 del Código Civil consiste en la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento. Esto se ve representado en las ganancias que deja de recibir el titular del derecho de propiedad industrial debido a que se estaba cometiendo la infracción.

 

El monto de los beneficios obtenidos por el infractor: También es posible solicitar al juez que se ordene pagar a favor del titular todos aquellos beneficios que el infractor obtuvo gracias a la infracción, caso en el cual no es necesario que el titular haya sufrido pérdidas, basta que el infractor haya obtenido el beneficio.

 

El precio que se habría pagado por una licencia: Finalmente, el artículo 243 ofrece la posibilidad de que se solicite el pago de una suma equivalente a aquella que hubiera tenido que pagar el infractor por concepto de una licencia. Para lo anterior se puede tener en cuenta el valor comercial del derecho de propiedad infringido o el de las licencias que ya se hubieran otorgado.

 

Debe tenerse en cuenta que esta no es una lista agotada de los daños que pueden reclamarse, de manera que es posible solicitar otros distintos siempre y cuando logren demostrarse dentro del respectivo proceso, piénsese por ejemplo en una indemnización por pérdida de oportunidad o por daño moral en el caso de las personas naturales.

 

ASPECTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

 

Con el presente capitulo nos proponemos hacer un análisis ordenado de los aspectos procesales y estructurales más relevantes que se deben tener en cuenta en el ejercicio de la acción de infracción de derechos de propiedad industrial y en el consecuente trámite del proceso judicial por el cual se canaliza la controversia.

 

El inicio del procedimiento

 

El ejercicio de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, requiere el trámite de un proceso judicial, el cual cuenta con regulación completa de sus diferentes etapas, principalmente en la Ley 1564 de 2012 conocida también como Código General del Proceso.

 

Para el inicio de la acción se requiere, por regla general, la presentación de una demanda. Dicho documento debe reunir los requisitos formales contenidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, tales como: la designación del juez al que se dirige la demanda; lo que se pretende o solicita al juez; los hechos que soportan la solicitud; las normas que la fundamentan, entre otros. Es importante tener en cuenta que la demanda debe ser presentada a través de abogado, quien intervendrá en el proceso en representación del titular del derecho de propiedad industrial víctima de la infracción o del acto contrario a la leal competencia.

 

Existe otro instrumento diferente a la demanda para iniciar el trámite de la acción, que se utiliza en aquellos casos en que se requiere con urgencia la decisión del juez para, por ejemplo, evitar que se consume una inminente conducta de competencia desleal o para que cese un comportamiento infractor de derechos de propiedad industrial que se encuentre causando daño. Dicho mecanismo se conoce como “medida cautelar”, el cual, aunque tiene un carácter meramente provisional, es de máxima utilidad para garantizar la adecuada protección de los derechos del titular. Sobre las medidas cautelares se dedicarán unas líneas en la parte final de este escrito.

 

Legitimación en la causa para ejercer las acciones tendientes a la protección de los derechos de Propiedad Industrial.

 

Según lo dispone el Artículo 238 de la Decisión 486, se encuentra legitimado en la causa por activa todo aquel que ostente la calidad de titular de un derecho de propiedad intelectual protegido por la normatividad comunitaria y debidamente conferido con arreglo a la ley, es decir, el titular de un registro de patente, de un modelo de utilidad, de un trazado de circuito integrado, de un diseño industrial, o de signo distintivo y, sin desconocer la discusión que ello apareja, incluimos al titular de los derechos o intereses protegidos por un secreto empresarial. Lo anterior nos lleva a colegir, como primera medida, que la acción por infracción no protege situaciones que generen una mera expectativa de titularidad, pues es necesario, tal y como lo dispone el artículo en mención, que el derecho haya nacido a la vida jurídica.

 

Se excluyen de la posibilidad de protección vía acción de infracción de derechos de la Decisión 486 de 2000, aquellas personas que se encuentren en situaciones jurídicas que originan simples o meras expectativas de derechos, circunstancia en la que se encuentran los solicitantes en el transcurso del trámite de registro de un derecho de propiedad industrial, quienes tan solo cuentan con una mera expectativa o una posibilidad latente de un reconocimiento futuro de los derechos cuyo registro se pretende. Como consecuencia, todo aquel solicitante dentro de un trámite de registro de un derecho de propiedad industrial, al no reputarse aún como titular, no se encuentra legitimado en la causa para el ejercicio de la acción.

 

En consecuencia, los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica y se radican en cabeza de su titular a partir del acto de concesión y el correspondiente registro de los mismos por parte de la autoridad competente, constituyéndose de esta manera en la prueba idónea de la titularidad, el respectivo certificado de concesión o registro y el acto administrativo por medio del cual se reconoció el derecho.

 

El anterior postulado general sobre la forma como nacen a la vida jurídica los derechos de propiedad industrial encuentra su excepción en el caso de la marca notoria cuyo uso y protección no dependen de un registro previo, es decir, se trata de una marca que está protegida inclusive en ausencia del registro, motivo por el cual su titular puede oponerse válidamente a que un tercero registre una marca idéntica o similar, así dicha marca que ostenta la condición de notoria no se encuentre registrada en el país en donde se pretende entablar su defensa (Castro García, 2009: 83 y 115).

 

Otros signos distintivos que constituyen una excepción a la mencionada regla general son los conocidos como nombre comercial y enseña comercial cuya titularidad se adquiere por el primer uso que del signo se haga dentro del mercado. En este caso, debido a que el titular de un nombre o enseña comercial no parte de un derecho cierto debidamente conferido por la autoridad nacional competente, en él radica la carga de probar la existencia y titularidad de su derecho dentro del proceso de infracción, lo cual conlleva a que dentro del proceso promovido se pueda ventilar y decidir cuestiones diferentes a la mera infracción, estando el juez habilitado, por ejemplo, para decidir sobre la titularidad del derecho. Dicha circunstancia resulta lógica pues para efectos de la negativa o concesión de la protección invocada se deberá, como primera medida, establecer con claridad la titularidad del derecho, frente a lo cual puede generarse una controversia y eventualmente aducir como excepción de mérito un mejor derecho sobre el signo cuya protección se reclama, en cuyo caso el juez deberá decidir sobre la titularidad y, consecuentemente, sobre la infracción.

 

En Colombia la acción por infracción de derechos de propiedad industrial es rogada.

 

La norma establece que la acción podrá ser ejercitada de oficio por las autoridades competentes siempre y cuando la legislación interna del respectivo país miembro así lo establezca y permita. Para el caso colombiano dicha facultad de ejercicio oficioso de la acción por infracción no aplica por cuanto en nuestro sistema judicial se le ha revestido la naturaleza de acción rogada.

 

No obstante, los derechos de propiedad industrial se configuran como unos derechos con fundamento constitucional y su protección es de un alto interés general, la acción por infracción de derechos consagrada dentro de nuestro régimen común de propiedad industrial solo puede ser ventilada a instancias del interesado, es decir, a solicitud de éste.

 

Contra quién debe dirigirse la acción por infracción de derechos de propiedad industrial

 

La acción se dirige contra el presunto infractor, es decir, quien se encuentre perpetrando actos de infracción y/o actos que se configuren como una manifiesta amenaza o proximidad a una infracción. Lo anterior demanda un análisis sobre la actuación o conducta del sujeto implicado, que deberá tener como punto de partida el contenido y alcance del derecho presuntamente infringido y para así lograr ponderar si los actos desplegados se configuran como aptos para violentar los derechos de propiedad industrial. En otras palabras, para verificar la existencia de una infracción se requiere de un análisis sobre la conducta del presunto infractor, enmarcada dentro de los límites y el contexto del alcance del derecho de propiedad industrial. De dicha reflexión se logra colegir qué conductas devienen en infracción o en amenazas de una inminente infracción, siendo los sujetos activos de tales comportamientos, aquellos contra quienes se debe adelantar la acción por recaer sobre ellos, la legitimación en la causa por pasiva, es decir, por tener la aptitud legal para conformar el extremo demandado de la relación procesal.

 

Juez o autoridad competente

 

La demanda, puede ser presentada ante los jueces pertenecientes a la Jurisdicción Ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero hay que tener en cuenta que, una vez radicada ante uno de esos dos funcionarios, no es posible presentarla también ante el otro, ya que su competencia queda excluida.

 

De esta manera, si el titular del derecho de propiedad industrial opta por la opción tradicional, podrá presentar su demanda ante los jueces de la Jurisdicción Ordinaria, caso en el cual quien conocerá el pleito será un juez de la especialidad civil.

 

Sin embargo, esta opción tradicional no es la única con la que actualmente cuentan los titulares, pues el artículo 24 del Código General del Proceso otorga facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio para actuar como juez en asuntos de competencia desleal y en los relativos a infracción de derechos de propiedad industrial. Es importante resaltar que la ventaja de esta última opción radica en que el pleito es resuelto por un juez especializado en ambas materias.

 

Pretensiones

 

La norma comunitaria, Artículo 241 de la Decisión 486 de 2000, establece un amplio catálogo de pretensiones que pueden ser incoadas dentro de la demanda, pretensiones que la ley denomina como medidas de protección destinadas al cumplimiento de distintos fines, entre ellos: hacer cesar la infracción, impedir que se continúe con los actos que la constituyen, evitar las consecuencias nocivas de la misma, adoptar medidas tendientes a impedir que se concreten o materialicen las amenazas de una inminente infracción, servir como mecanismo preventivo y procurar la indemnización de perjuicios, entre otras. Las pretensiones catalogadas como medidas de protección que se podrán reclamar en un procedimiento de infracción se encuentran reguladas de forma meramente enunciativa y no taxativa en el citado artículo, pues la misma disposición así lo establece al señalar que se "(…) podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras (…)" las medidas destinadas a la protección de los derechos.

 

Uno de los aspectos más interesantes sobre este tema específico lo constituye la facultad oficiosa con la que, a nuestro juicio, cuenta el juez para modular o adoptar las medidas de protección en cada caso, de cara a una pretensión genérica encaminada a solicitar que se adopten las medidas necesarias para la debida protección. En este tipo de procesos es totalmente viable y conveniente aceptar una pretensión de condena en sentido genérico, encaminada únicamente a solicitar que el juez adopte las medidas necesarias para que cese la infracción, para lo cual bastaría con solicitar la adopción de medidas aduciendo únicamente su finalidad pero sin necesidad de precisar los mecanismos exactos que deben utilizarse; ante lo anterior, será el juez quien, en virtud de su poder de dirección del proceso y sobre todo, velando por la debida protección del derecho sustancial materia de la controversia, se encargue de delinear y delimitar la medida de protección que estime idónea, pertinente y procedente para cumplir con los fines de la acción. Para estos efectos, y con el ánimo de evitar discusiones sobre la congruencia de la sentencia y las facultades del juez para modificar el petitum, es prudente formular las pretensiones dando un margen de maniobrabilidad al juez y solicitando su intervención activa al momento de definir la medida idónea a ser adoptada.

 

El alcance de las facultades oficiosas del juez dentro del proceso de infracción tiene expresa consagración legal en el Artículo 248 de la Decisión 486 de 2000 que regula lo concerniente a la solicitud de medidas cautelares dentro del proceso de infracción. En efecto, el artículo en mención sostiene que el juez cuenta con la facultad de modificar, revocar o confirmar la medida cautelar, lo que indica que se trata de un procedimiento en el cual el juez cuenta con facultades oficiosas suficientes para garantizar la debida protección de los derechos. En consecuencia, si dicha facultad en cabeza del juez se pregona de las solicitudes de medidas cautelares, etapa en la cual ni siquiera se ha dado inicio a la controversia, con mayor razón debe predicarse en el estadio final del proceso, es decir, en la sentencia, en donde como fruto del agotamiento de la litis, el juez cuenta con suficientes elementos para adoptar una decisión final ajustada a derecho.

 

El trámite del proceso

 

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, sigue un procedimiento íntegramente regulado que se encuentra plasmado en el Código General del Proceso.

 

En dicho procedimiento se sigue una primera etapa escrita en la que cada una de las partes presenta sus argumentos sobre la situación problemática, el titular a través de la demanda y el demandado, acusado de infractor o de desleal, a través de la contestación de esa demanda.

 

Una segunda etapa del proceso se surte a través de dos audiencias, al final de las cuales se habrá interrogado a las partes, se habrán practicado las pruebas solicitadas para respaldar su acusación o su defensa, se habrán escuchado sus alegaciones finales y se habrá dictado la sentencia en donde finalmente el juez decide si se configuró o no un acto de competencia desleal o una infracción de derechos de propiedad industrial.

 

Es importante resaltar la importancia de las pruebas, en estos y en todos los procesos judiciales. Al respecto, debe tenerse en cuenta que no basta con hacer afirmaciones en la demanda o en la contestación de la misma, pues todas ellas deben estar acompañadas del respectivo material probatorio que las respalde, de lo contrario el juez no podrá dar credibilidad a esos dichos. Los medios para hacerlo son diversos, como los documentos, los testimonios, las inspecciones judiciales, los dictámenes rendidos por expertos, entre otros. Esto, insisto, no debe perderse de vista en ningún momento, en tanto que el juez puede tomar una decisión únicamente sobre la base de las pruebas, de manera que, si no se aportan o son escasas, será difícil llegar a la verdad.

 

Control posterior de la sentencia

 

En este tipo de procesos existe la posibilidad, en cabeza de aquella parte a la que haya sido adversa la sentencia, de controvertir lo decidido por el juez para que dicho pronunciamiento sea revisado por un funcionario judicial de superior jerarquía, que para el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio es realizado por los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Este control se logra haciendo uso de lo que se conoce como “recurso de apelación”, el cual puede traer como resultado que la decisión proferida por el juez se mantenga o sea modificada.

 

Las medidas cautelares

 

Una opción distinta a la demanda para iniciar una acción por actos de competencia desleal o una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, es la de presentar una solicitud de medidas cautelares ante el juez.

 

Las medidas cautelares son una herramienta a través de la cual puede lograrse una protección provisional pero rápida del derecho de propiedad industrial. Es provisional en la medida que se protege el derecho del titular antes de la sentencia en la que por excelencia se resuelve el pleito de manera definitiva. Es rápida en tanto que no es necesario agotar todo el proceso judicial para que el titular logre la protección de su derecho de propiedad industrial, ya que una vez se haya presentado la solicitud de medidas cautelares, el juez la resolverá de manera prioritaria y urgente.

 

Objeto de las medidas cautelares

 

La normatividad comunitaria determina el objeto o finalidad de las medidas cautelares al establecer en el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 que las "medidas cautelares inmediatas" que se soliciten tiene como finalidad "impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios".

 

Así las cosas, las medidas cautelares en este proceso cumplen las siguientes finalidades:

 

a. Impedir la comisión de la infracción o evitar sus consecuencias y asegurar la efectividad de la acción

 

La primera finalidad, de impedir la comisión de la infracción, es plenamente concordante con el carácter preventivo de la acción por infracción y dota al titular del derecho amenazado de la posibilidad de solicitar medidas previas encaminadas a evitar que se materialice la infracción. En este caso, las medidas tienen por objeto evitar que las actuaciones de terceros superen la etapa preparativa de la infracción y cesen aquellos actos constitutivos de una inminente amenaza. Por su parte, el objeto de evitar las consecuencias de la infracción hace referencia a una infracción consumada o ya cometida frente a la cual se pretende, por vía de cautela, detener o atenuar los efectos adversos que se puedan causar.

 

b. Obtener o conservar pruebas

 

Una de las finalidades de las medidas cautelares, incluidas por la normatividad comunitaria, se refiere a la obtención o conservación de pruebas, es decir, aquellas actuaciones o medidas tendientes a asegurar o preservar la memoria de los hechos, mantener el statu quo o asegurar bienes que se pretenden adoptar como prueba dentro del proceso principal.

 

En nuestra legislación interna no es común identificar medidas cautelares destinadas a conservar u obtener pruebas, también conocidas como pruebas cautelares; sin embargo, dicha finalidad no ha sido ajena a la doctrina y la jurisprudencia. En relación con este tema, el Dr. Hernán Fabio López Blanco (2005: 1.047) señala que "La medida cautelar en el proceso civil busca precaver y prevenir las contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas o los bienes, o sobre los medios de prueba mientras se inicia un proceso o se adelanta. Es frecuente el equívoco de pensar que ellas solo se predican sobre bienes, pero idéntica es su naturaleza jurídica cuando la institución recae respecto de personas. (…) En todos estos ejemplos la finalidad es idéntica: asegurar que los fines del proceso puedan cumplirse a cabalidad.

 

c. Asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios.

 

En el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial se pueden solicitar medidas cautelares con el objeto de asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios. Dichas medidas cautelares se consagran tanto en las normas comunitarias como en las nacionales, siendo ambas aplicables para el proceso de infracción. En otras palabras, al analizar la normatividad comunitaria que regula el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial y las normas internas que regulan el procedimiento ordinario, vía procesal que de manera residual canaliza el trámite de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, surgen dos tipos de medidas totalmente independientes destinadas a asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios.

 

Las dos modalidades de medidas cautelares a que hacemos alusión provienen de fuentes legales diferentes: la normatividad comunitaria y la normatividad nacional, teniendo ambas la tarea de garantizar el resarcimiento de los perjuicios causados. Dichas medidas podemos clasificarlas así:

 

“Medida cautelar comunitaria destinada a asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios”

 

En los Artículos 245 y 249 de la Decisión 486 de 2000 se concreta el marco de las medidas cautelares cuya finalidad es asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios solicitados por el demandante, al señalarse su procedencia y objeto material sobre el cual pueden recaer.

 

El Artículo 245 sostiene, que quien "(…) inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de (…) asegurar (…) el resarcimiento de los daños y perjuicios". Por su parte, el Artículo 249 señala el objeto sobre el cual pueden recaer tales medidas cautelares al disponer que "Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla".

 

De la lectura de los artículos se vislumbra que la medida cautelar prevista en la normatividad comunitaria cuyo objeto es el aseguramiento del resarcimiento de los perjuicios, podrá recaer solamente sobre los bienes que sean producto de la presunta infracción o sobre materiales o medios que hayan servido principalmente para cometer la infracción. En este caso se impone una limitación a la medida cautelar en razón del objeto sobre el cual puede recaer, al señalar que éste debe estar directamente relacionado con la infracción o ser producto de la misma.

 

“Medida cautelar prevista en la legislación nacional destinada a asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios”

 

Debido a que el procedimiento que sigue a la acción por infracción es el ordinario, a dicho trámite, por obvias razones, se le aplican las disposiciones pertinentes del estatuto procesal civil, disposiciones entre las cuales se encuentra el Artículo 39 de la Ley 1395 de 2010, que reformó el numeral 8 del Artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que en los procesos ordinarios "(…) en los que se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual, desde la presentación de la demanda el demandante podrá pedir la inscripción de ésta sobre bienes sujetos a registro, de propiedad del demandado. La medida será decretada una vez prestada la caución que garantice el pago de los perjuicios que con ella se causen".

 

"Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquélla".

 

Es necesario tener presente que el proceso que da origen al ejercicio de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial es un proceso ordinario, toda vez que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 396 del Código de Procedimiento Civil todas las pretensiones que no tengan previsto un trámite especial se adelantarán por la vía ordinaria. Así las cosas, al trámite del presente proceso le son aplicables, además de aquellas disposiciones de orden sustancial y procesal previstas en la Decisión 486 de 2000, las propias del procedimiento ordinario, entre las cuales se encuentra, obviamente, el régimen cautelar del Artículo 690 del Código de Procedimiento Civil.

Así, la referida posibilidad de solicitar dentro del trámite de la acción de infracción de derechos de propiedad industrial medidas cautelares como la inscripción de la demanda sobre todos los bienes del demandado (sujetos a registro) y, con posterioridad, el embargo y secuestro de dichos bienes o de cualquier otro, viene dada por las disposiciones de orden procesal que regulan el proceso ordinario, con independencia de aquellas normas de la Decisión 486 de 2000 que regulan el tema cautelar. La aplicación de estas disposiciones internas sobre medidas cautelares dentro del proceso ordinario que se adelanta en virtud de la acción por infracción de la Decisión 486 es meramente circunstancial y atiende a la vía procesal por la que se ventila la acción y no a las normas sustanciales que regulan la materia.

 

Lo que debe demostrarse ante el juez

 

Hay varios aspectos que deben tenerse en cuenta para lograr que el juez acceda a decretar una medida cautelar, de los cuales quiero destacar tres que considero fundamentales en este tipo de trámites, me refiero a la “legitimación”, la “apariencia de buen derecho” y el “peligro por la demora”. Téngase en cuenta que no basta demostrar uno solo para que el juez decrete la medida cautelar, de manera que deben ser concurrentes.

 

Legitimación: La legitimación para solicitar una medida cautelar básicamente responde a la pregunta ¿quién puede reclamar la protección?, y su respuesta dependerá de si se trata de una acción por actos de competencia desleal o si se trata de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

 

En el primer caso, el artículo 21 de la Ley 256 de 1996 (Ley de competencia desleal) establece que el legitimado es cualquier persona que participe en el mercado o por lo menos demuestre su intención de participar en él. Adicionalmente, sus intereses económicos deben estar perjudicados o amenazados con el presunto acto de competencia desleal. Además de lo anterior, se permite que la solicitud sea elevada por a) asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando los intereses de sus miembros sean gravemente afectados, b) las asociaciones cuya finalidad sea la protección del consumidor cuando los intereses de estos son afectados de manera grave y directa, y por c) el Procurador General de la Nación cuando se afecta gravemente el interés público o la conservación de un orden económico de libre competencia.

 

En el segundo caso, por disposición expresa del artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, la legitimación será del titular del derecho de propiedad industrial, cualquiera que sea ese derecho.

 

Apariencia de buen derecho: Es necesario ofrecer al juez elementos de juicio para que este considere, con grado de probabilidad y no de certeza, que hay una amenaza o una afectación a los derechos del titular. Es decir que se deben aportar argumentos y pruebas para que en esa etapa preliminar el juez concluya sobre la posible comisión del acto de competencia desleal o de la infracción de derechos de propiedad industrial.

 

Peligro por la demora: De acuerdo con el artículo 121 del Código General del Proceso, estas acciones pueden tardar un año, con la posibilidad de prorrogar ese término por seis meses más. Esa demora normal de todo proceso judicial puede implicar que se agrave la situación del titular que está viendo afectado su derecho de propiedad industrial por la infracción o por el acto de competencia desleal. De verificarse esa posible afectación, el juez verá la necesidad de decretar la medida, pues de no ser así entonces el titular deberá esperar hasta la sentencia para encontrar una solución a su caso.

 

Lo que puede ordenar el juez

 

No existe un listado limitado de las órdenes que puede proferir un juez a título de medida cautelar, pues actualmente los operadores de justicia cuentan con la posibilidad de decretar cualquier medida que sea necesaria para dar una solución provisional a la situación que fue puesta en su conocimiento. Es decir, que la orden que se profiera dependerá del caso, por ejemplo, si se trata de un empresario que se encuentra comercializando un producto utilizando una marca similar a la del titular, causando confusión, el juez podrá ordenar a título de medida cautelar que el infractor retire el producto del mercado de manera inmediata incluyendo el retiro de la publicidad utilizada para promocionarlo. En este sentido, el juez actuará como una especie de “artesano jurídico”, diseñando la orden que más se ajuste a las necesidades del caso, a fin de brindar protección al titular de derechos de propiedad industrial afectado.

 

Referencias

 

1. Comisión de la Comunidad Andina (14 de septiembre 2000). Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

 

2. Congreso de la República de Colombia (12 de julio de 2012). Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

 

3. Ley 57 de 1887. Código Civil de Colombia.

 

4. Código Penal Colombiano  

www.agenciaintelectual.com